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專利交易及授權實務 - 工業技術研究院 楊思源組長
分類:智財達人   日期:2010/08/18

 

專利交易及授權實務
 
評價部 侯嘉玲 劉旻嘉
 
本公司八月份的智財達人為各位讀者邀請到了楊思源組長分享對於專利技術移轉的經驗談與看法。楊組長目前任職於工研院技術移轉中心-智權推廣業務組,其業務內容為推廣工研院所研發的各類專利技術和引進國內外專利技術授權予國內業者,以提升國內廠商的競爭力。
 
    一   專利交易及授權趨勢變化
 
1.    目前國內外專利交易與授權的現況中,產業領域趨勢的變化狀況?
近年來台灣業界仍屬於技術進口者,隨著智財策略布局的概念逐漸普及化以及近年所發生的幾件國外大廠控訴本國業者侵權案件,讓越來越多的台灣企業意識到過去消極防守的態度已不再適合,並且願意涉足專利交易的領域來逐步取得有效的「防衛性攻擊武器」,使得專利交易量展示逐年攀升的趨勢。
在交易方面,以往常見的包裹式專利交易已逐漸減少,現今業者的主要目標為專利強度夠的單一品項,而所謂高強度的專利應當具有廣闊的地域涵蓋性、廣泛的可應用範圍、具有深度並廣大的市場和為數眾多的參與者;同時亦應包含最基礎的技術程度、高度的學術和技術引述性,以及極少量或無授權記錄。
 
2.        各產業領域專利交易及授權的方式是否因應商業行為而有所轉換?
在專利交易及授權中,合約內容都是買賣雙方拉鋸後的結果,較為常見的授權金和權利金方式,也將因雙方公司的各種考量因素而改變,如高授權金低權利金(專利技術成熟度較高)、低授權金高權利金(專利技術成熟度較低)或甚至運用專利技術作價取得對方公司股權的方式。
在決定授權的方式時買賣雙方應互相評估對方各項因素如技術執行力、財務狀況和商品化後的市場規模,進而制定符合雙方所要求之經濟回報和可承受之風險。
 
3.       國外交互授權協議通常發生在哪些情況?
在專利授權的背後,有著不同的考量因素,部分專利授權是由於廠商與廠商之間的合作或互相侵權控訴後的和解方式,然而也有廠商為了提升技術的普及性和應用性而進行授權,多半授權關係維持在上下游或者同業間,而此類授權多數為有時效性的授權協議,及時效到後雙方必須再重新洽談授權事宜。
 
4.       專利技術轉移策略考量因素為何?
專利技術轉移涉及專利技術衍生性、經營面、財務面、競爭力和產業效益等多面向,其策略考量因素可匯整為下:
(1)      將專利技術價值最大化
除了金錢收益以外,應同時考量產業效益和經濟發展,以求創造最大化的效益。
(2)      創新商業模式為優先考量
根據不同專利技術的市場特性,設計一套商業模式,進而有效的了解客戶群特性和鎖定客戶群。
(3)      保留核心專利技術並擴散衍生專利技術
保留核心專利技術為維持技術領先之根本,將衍生出的專利技術授權出去,將能夠擴大核心專利的價值與該產業。
(4)      專利技術承接者的能力
承接能力強的廠商方能夠有效的將所購買之專利技術商品化,進而擴大整個產業產值。
(5)      與承接者的互補性
產業鏈中的專利技術交流,將能夠提供互補的助益,如上下游之技術互補。
 
    二    專利交易及授權關鍵事項
 
1.        進行專利交易及授權的事前準備,交易雙方各需注意的事宜為何?
進行專利交易之前,雙方應明確的了解標的物所涵蓋的技術範圍,以及其是否與其他專利範圍重疊,並且釐清專利的有效區域是否皆為公司的營運區域並且清楚分辨該標的物於各不同地域所擁有的權力。由於專利可在訴訟時扮演著矛與盾的角色,雙方也應調查該標的物是否有相關的訴訟經驗,此步驟可明確釐清該標的物的專利強度,以供議價時做為參考。另外買方也必須檢索該標的物是否有授權紀錄、質押紀錄和有效性等。
 
2.        授權方式(專屬或非專屬)的決定因素考量?
專利交易的背後有著不同的動機,透過雙方共同合作達到技術上的綜合效益,提升或維持己方的競爭力,在這個前提下該項協議就很有可能為專屬型的專利交易。
而先前提到的同業間的交互授權,往往是為了防堵未來的訴訟案件,此類型通常就會是非專屬型的協議。另外,還有一種較為特別的方式為所謂的「Lead Time」模式,即為買方於購買專利後的前幾年享有專屬性,而在一定的時效過後該協議就轉為非專屬性契約。
 
3.       授權金與權利金比率選定的參考依據?
這個部份上應當將雙方財務狀況納入主要考量因素,細水長流的權利金收取模式未必會比一次大筆的授權金要來的差,最主要是要評估專利技術的應用範圍、買方的技術承接能力、買方的商業模式和行銷管道等,來營造一個雙贏的收取方式。同時,權利金與授權金的選取可參考下列因素:
(1)      商品化後之市場潛力及競爭力
(2)      替代之技術來源
(3)      業界接受能力
(4)      研究開發費用及潛在接受研發成果對象多寡
(5)      技術在市場價值之有效性
 
4.        專利交易及授權的主要談判技巧方式?
如之前所言,專利交易的合約是雙方持續拉鋸後的結果,因此在進行談判以前應當應用業務員的思考模式,釐清己方和對方的「需求」,並且逐步引導整個談判過程,而不是片面的傾聽對方所「想要」的,另外了解對方在此領域的經驗也能夠讓整個談判過程事半功倍,尤其當雙方在某條件上無法達成共識時忌一再的爭執討論,不彷先洽談其他項目,此外,談判事項的設定應由簡入繁,先切入低難度和爭議的問題,初步取得信任度後,較有益於談判的持續進行。
 
5.        技術授權契約擬定的主要注意事項內容,包含哪些範圍?
契約中應該明確的標示出專利名稱和其相關詳細資料,並且明確指示付款方式如單筆授權金、定額權利金或採營收比率式的權利金,另外由於考量到目前技術精進的速度,買方應將退場機制明列於契約當中,其意思為如在未來中標的專利不在具有經濟競爭力,則該契約處分方式為何。此外,合約內容應含括之大綱如下:
(1)      專利技術內容與範圍
(2)      授權方式與範圍
(3)      專利技術文件交付
(4)      專利技術更新與改良之處理
(5)      保密條款
(6)      保證與索賠條款
(7)      侵權擔保責任
 
6.        當可能遭受專利侵權而有訴訟的需求時,該做哪些準備?
首先應先了解自家產品與被控訴專利技術的關聯性,釐清產品中的哪一個部分構成了侵權,如不是自家所生產的元件應當與零件供應商討論所屬權責,並且調查該專利的效力是否完整並有效,另外如需要諮詢服務應找具有智財權訴訟相關經驗的律師事務所或技術服務業者。
 
 
隨著企業對於智財權的重視,進而促進了國內外專利交易及授權實務的發展,透過工研院楊組長分享的專利交易及授權實務經驗,可歸納出單項核心專利技術交易及授權的成長趨勢、交易授權金額方式的彈性調整,與策略考量的重要性。此外,在專利交易及授權關鍵事項中,事前準備的完善度更顯重要,其影響後續談判籌碼多寡,而交易談判技巧與契約內容的擬定若能事先諮詢富有經驗的智財顧問,當能避免後續相關糾紛產生,使得專利交易及授權獲得最大的成效。

 

 
 
 
 
     
 
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